Rozpoczynając działalność przedsiębiorca stara się, aby jego towary lub usługi kojarzyły się odbiorcom z jakąś chwytliwą nazwą, żeby samo jej wspomnienie przywodziło na myśl oferowane przez niego towary lub usługi. W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy problematykę ochrony marki, wartości rejestracji oznaczenia własnego przedsiębiorstwa oraz tzw. zdolności odróżniającej znaku towarowego. Te wszystkie kwestie są niezwykle istotne, kiedy dopiero rozpoczynamy swoją działalność i wymyślamy dla niej nazwę lub kiedy robimy tzw. rebranding. Od początku działania możemy bowiem wymyślić oznaczenie, które będzie spełniało warunki przyznania prawa ochronnego na znak towarowy.
Odmowa rejestracji znaku towarowego
Co jeżeli funkcjonujemy na rynku już kilka, kilkanaście lat, nasza marka jest już bardziej lub mniej rozpoznawalna i dopiero teraz postanowiliśmy zabezpieczyć swój interes związany z jej ochroną? Wydawać by się mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie – występujemy do Urzędu Patentowego o udzielenie ochrony „z tym co mamy”. Po tak długim czasie działalności nie mamy możliwości zastanawiania się nad tym czy nasze oznaczenie nie jest opisowe lub czy posiada zdolność odróżniającą, bo niecelowym byłaby zmiana nazwy na tym etapie prowadzenia działalności. Nie wszystko jednak idzie po naszej myśli – Urząd Patentowy odmawia rejestracji, twierdząc, że nasze oznaczenie nie spełnia warunków uzyskania rejestracji, gdyż jest pozbawione jakiejkolwiek charakteru odróżniającego, a do tego ma opisowy charakter.
Prawo własności przemysłowej stanowi jasno, Urząd nie udzieli prawa ochronnego na oznaczenia:
- nienadające się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone ( 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) – tzw. oznaczenia niedystynktywne, nieposiadające zdolności odróżniającej;
- składające się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności – tzw. oznaczenia opisowe
- składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p.).
Nie dostrzeżemy tu zróżnicowania ze względu na czas zgłoszenia. Niezależnie od tego czy jesteśmy na rynku od miesiąca czy od 10 lat – obowiązują nas te same zasady dotyczące rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy – no, może prawie te same.
Wtórna zdolność odróżniania
W przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego podmioty funkcjonujące już na rynku mają jeszcze jedną furtkę obrony. Zgodnie z art. 130 p.w.p. odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie ww. przepisów nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu. Co to właściwie dla nas oznacza? Próżno szukać definicji legalnej wtórnej zdolności odróżniającej. W obrocie panuje jednak zgodność, co do tego, że wtórna zdolność odróżniająca jest okolicznością faktyczną, która powinna być wykazana przez zgłaszającego w postępowaniu przed UPRP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Zatem jest ona faktem podlegającym ocenie na podstawie dowodów, które musza zostać przedstawione przez zgłaszającego. Wskazuje się, że zgłaszający powinien zatem udowodnić, że:
- używał oznaczenia,
- używał go w charakterze znaku towarowego (zgodnie z art. 154 p.w.p.),
- używał w sposób intensywny i długotrwały,
- w wyniku używania doszło do powstania więzi pomiędzy oznaczeniem a towarem / usługą oraz pomiędzy towarem / usługą a zgłaszającym (jego przedsiębiorstwem).
Tym samym zgłaszający powinien wykazać, że przeciętny konsument danej kategorii towarów lub usług, który jest dobrze poinformowany, należycie uważny i ostrożny identyfikuje dane towary lub usługi z konkretnym przedsiębiorcą.
Jak udowodnić?
Powyższe przesłanki nabycia wtórnej zdolności odróżniającej muszą być jednak dokładnie udokumentowane i należycie udowodnione. Przy kompletowaniu dowodów przychodzi z pomocą orzecznictwo. W wyroku z dnia 25 września 2008 r. (VI SA/Wa 1144/08) Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że dowodem w postępowaniu o nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być w szczególności:
- badania opinii publicznej lub rynku;
- dokumenty handlowe, np. faktury, katalogi, cenniki;
- sprawozdania roczne, dane o obrotach;
- materiały potwierdzające wszelkie sposoby reklamowania danego oznaczenia (wycinki prasowe, billboardy, reklamy TV);
- wszelkie dowody świadczące o okresie, intensywności i zasięgu terytorialnym używania oznaczenia.
O czym należy pamiętać, przedstawiając dowody Urzędowi? Powinny one jasno wskazywać, że odnoszą się do przedmiotowego znaku (faktury dotyczą danego oznaczenia, na dokumentach posługujemy się konkretnym oznaczeniem), są jasne, czytelne i co najważniejsze – opatrzone datą. Moment nabycia zdolności odróżniającej oceniany jest bowiem przed datą zgłoszenia do UPRP. Możliwe jest zatem przedstawianie takich dowodów, które odnoszą się do czasu sprzed zgłoszenia znaku towarowego. Dodatkowo należy mieć na względzie, że Urząd bada także zasięg terytorialny używania danego oznaczenia (należy posługiwać się znakiem na terytorium całego kraju, nie jedynie na rynku lokalnym), intensywność reklamy i poczynione w tym celu wydatki oraz powszechny sposób dystrybucji (nie jest wystarczającym posługiwanie się znakiem tylko wewnątrz przedsiębiorstwa lub sporadyczne udostępnianie go dla konsumentów).
Ochrona marki jest ważna. Wie o tym każdy przedsiębiorca, który musi się mierzyć z nieuczciwą konkurencją. Pewne jest, że nigdy nie jest za późno, aby wystąpić o ochronę używanego oznaczenia, a odpowiedni materiał dowodowy i precyzyjna argumentacja mogą doprowadzić do uzyskania ochrony nawet najbardziej opisowych znaków towarowych.
